juris Nachrichten

  • Die wichtigsten Entscheidungen
  • Gesetzesentwicklungen und -vorhaben
  • Tagesaktuelle Auswahl der juris Redaktion

Die juris Nachrichten App jetzt gratis herunterladen

Login
Anmerkung zu:BGH 1. Zivilsenat, Beschluss vom 27.05.2021 - I ZB 21/20
Autor:Christian Michael Zott, RA
Erscheinungsdatum:26.08.2021
Quelle:juris Logo
Norm:§ 8 MarkenG
Fundstelle:jurisPR-WettbR 8/2021 Anm. 1
Herausgeber:Jörn Feddersen, RiBGH
Zitiervorschlag:Zott, jurisPR-WettbR 8/2021 Anm. 1 Zitiervorschlag

Freihaltebedürfnis bei zukünftiger beschreibender Benutzung



Leitsätze

Black Friday
1. Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Verkehrsverständnis bereits tatsächlich für die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden. Für die Bejahung des Schutzhindernisses reicht es aus, wenn das in Rede stehende Zeichen im Anmeldezeitpunkt keine beschreibende Bedeutung hat, jedoch im Anmeldezeitpunkt bereits absehbar ist, dass das Zeichen zukünftig eine beschreibende Bedeutung für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen erlangen wird (Fortführung von BGH, Beschl. v. 9. November 2016 - I ZB 43/15, GRUR 2017, 186 - Stadtwerke Bremen).
2. Lassen sich im Zeitpunkt der Anmeldung einer Marke Anhaltspunkte dafür feststellen, dass sich das Zeichen (hier: „Black Friday“) zu einem Schlagwort für eine Rabattaktion in bestimmten Warenbereichen (hier: Elektro- und Elektronikwaren) und für deren Bewerbung entwickeln wird, kann es ein Merkmal von Handels- und Werbedienstleistungen in diesem Bereich beschreiben und unterfällt deshalb insoweit dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.



A.
Problemstellung
Der sog. „Black Friday“ stellt eine aus den USA stammende Handelstradition dar, bei der die Händler ihren Kunden am vierten Freitag im November Rabatte auf ihre Produkte gewähren. Dieser Brauch ist mittlerweile auch hierzulande populär geworden. Bevor sich der „Black Friday“ jedoch in der Bundesrepublik Deutschland ab 2015 allgemein durchzusetzen begann, wurde bereits im Jahr 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Marke für diese Bezeichnung angemeldet und eingetragen, die unter anderem einige Dienstleistungen der Klasse 35 für sich beanspruchte. In der zu besprechenden Entscheidung hatte sich der BGH nun mit der Frage zu befassen, ob diesbezüglich ein Freihaltebedürfnis i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an „Black Friday“ bestand, obwohl sich dieser Begriff zum Zeitpunkt der Markenanmeldung noch nicht als Bezeichnung für die jährlichen Rabattaktionen durchgesetzt hatte.


B.
Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
Das DPMA ordnete zunächst die vollständige Löschung der „Black Friday“-Marke an. Das BPatG hielt eine Löschung der Marke hingegen lediglich bezüglich einiger Handels- und Werbedienstleistungen der Klasse 35 für gerechtfertigt. Zwar habe der mit der Marke geschützte Begriff hierfür zum Zeitpunkt der Anmeldung noch keine beschreibende Bedeutung aufgewiesen. „Black Friday“ sei jedoch vereinzelt bereits beschreibend für Rabattaktionen für Elektronikartikel sowie für die Bewerbung solcher Aktionstage verwendet worden. Daher sei zum Zeitpunkt der Markenanmeldung absehbar gewesen, dass sich „Black Friday“ für Handels- und Werbedienstleistungen zu einer beschreibenden Bezeichnung entwickeln könne. Da zum Entscheidungszeitpunkt eine beschreibende Bedeutung des geschützten Begriffs auch tatsächlich festgestellt werden könne, sei die Marke „Black Friday“ daher nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für einige der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 zu löschen.
Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin blieb ohne Erfolg. Nach den Feststellungen des BPatG hatten unter dem Schlagwort „Black Friday“ bereits vor der Markenanmeldung einige Rabattaktionen im Bereich der Elektro- und Elektronikwaren stattgefunden. Somit sei es zur Bezeichnung eines Merkmals von Handels- und Werbedienstleistungen, die sich auf ebendiese Waren bezögen, genutzt worden (Rn. 28 des Urteils). Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sei daher bereits im Anmeldezeitpunkt zu erkennen gewesen, dass sich „Black Friday“ jedenfalls im Sektor der Elektro- und Elektronikwaren zu einem beschreibenden Begriff für eine darauf bezogene Dienstleistung in Form von Rabattaktionen (Rn. 31) und deren Bewerbung (Rn. 36) entwickeln werde. Dies genüge zur Begründung eines Freihaltebedürfnisses, weil die später eingetretene Benutzung der angemeldeten Marke als Sachangabe für die Durchführung von Rabattaktionen im Bereich Elektro- und Elektronikwaren vernünftigerweise zu erwarten gewesen sei (Rn. 19).


C.
Kontext der Entscheidung
Die vorliegende Entscheidung fügt sich weitgehend in die bereits bekannte Rechtsprechungslinie zu freihaltebedürftigen Zeichen ein. Es wurde schon zuvor entschieden, dass die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt sind, wenn bei der Markenanmeldung greifbare Anhaltspunkte zumindest für eine künftige beschreibende Verwendung des Zeichens vorliegen (vgl. BGH, Beschl. v. 09.11.2016 - I ZB 43/15 Rn. 42 f. „Bremer Stadtwerke“ m.w.N.).
Es war hingegen nicht zwingend vorherzusehen, dass aus der Verwendung von „Black Friday“ für einen Rabattaktionstag die Eignung zur Beschreibung der von der Marke erfassten Handels- und Werbedienstleistungen abgeleitet wurde. Derartige Aktionen stellen eigentlich eine bloße Vertriebsmodalität dar, was wiederum kein Merkmal i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der so vertriebenen Ware- oder Dienstleistung wäre (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95 „BONUS“). Dies sah der BGH hier nachvollziehbarerweise für Handelsdienstleistungen anders, weil solche Aktionen über den reinen Verkauf der Ware hinausgehen (Rn. 34).
Die Annahme einer beschreibenden Nutzung von „Black Friday“ auch für Werbedienstleistungen war vor dem Hintergrund der „My World“-Entscheidung (BGH, Beschl. v. 22.01.2009 - I ZB 34/08) nicht unbedingt zu erwarten. Dort wurde der beschreibende Charakter von „My World“ abgelehnt, weil es der Verkehr möglicherweise als schlagwortartige Aussage verstehen könnte (BGH, Beschl. v. 22.01.2009 - I ZB 34/08 Rn. 28 „My World“). Mit dieser Argumentation hätte man hier, nicht zuletzt aufgrund der mehrfach betonten schlagwortartigen Verwendung von „Black Friday“ (z.B. Rn. 7), ebenfalls ein herkunftshinweisendes Verkehrsverständnis vertreten können. Der entscheidende Unterschied liege jedoch darin, dass eine solche Verkehrsauffassung für „Black Friday“ nach den Feststellungen der Vorinstanz ausgeschlossen sei (Rn. 39).


D.
Auswirkungen für die Praxis
Die Entscheidung wird bei zahlreichen Elektronikhändlern, die sich mittlerweile am „Black Friday“ beteiligen, für Rechtssicherheit sorgen. Diese können fortan unter diesem Schlagwort Rabattaktionen durchführen, ohne deshalb mit weiteren Abmahnungen der Markeninhaberin rechnen zu müssen.
Von diesen rechtspraktischen Auswirkungen abgesehen, dürfte die zu besprechende Entscheidung in dogmatischer Hinsicht keine tiefgreifenden Folgen nach sich ziehen, da sie sich wie erläutert weitgehend in die bereits bekannten Leitlinien einfügt. Bei der Anmeldung von Marken für bereits benutzte Zeichen wird künftig allerdings noch genauer zu prüfen sein, ob dieser Gebrauch möglicherweise bereits beschreibend für die gewünschten Waren oder Dienstleistungen erfolgt ist.




Zur Nachrichten-Übersichtsseite